A NOVA DIRETRIZ DO INPI PERMITE REGISTRO DE SLOGAN COMO MARCA

 

I. Introdução

A proteção da propriedade intelectual e industrial, especialmente no que tange ao registro de marcas e slogans, é um tema de grande relevância no cenário jurídico atual. 

O Manual de Marcas, atualizado em 27 de novembro de 2024, traz diretrizes específicas sobre a combinação de elementos distintivos com aqueles que exercem apenas função de propaganda. 

Este artigo tem como objetivo analisar essa combinação, embasando-se em jurisprudência relevante e na legislação pertinente.

II. Conceito de Slogan e sua Importância

O slogan é uma expressão curta que visa comunicar a essência de uma marca, destacando suas qualidades e valores. 

Para que um slogan seja registrado, ele deve apresentar características que o tornem distintivo, evitando que seja meramente descritivo ou genérico. A combinação de elementos distintivos com elementos que apenas exercem função de propaganda é um aspecto crucial na análise de sua registrabilidade.

Considera-se o slogan é uma frase curta que visa comunicar a essência da marca, destacando suas qualidades e a proposta de valor da marca, sendo um elemento essencial para a comunicação da identidade da empresa.

III. Diretrizes do Manual de Marcas

O Manual de Marca, em sua atualização de novembro de 2024 no site do INPI, estabelece que:

1. Elementos Distintivos: São aqueles que conferem à marca a capacidade de identificar e diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa em relação aos concorrentes. Exemplos incluem neologismos, combinações de palavras inusitadas ou expressões que criam uma identidade única.

2. Elementos de Função de Propaganda: São expressões que, embora possam ser atrativas, não possuem a capacidade de distinguir os produtos ou serviços. Exemplos incluem frases comuns ou clichês que não agregam valor distintivo à marca.

A combinação desses elementos deve ser cuidadosamente avaliada para garantir que o slogan resultante não perca sua capacidade de proteção. 

Conforme o manual da marca, cita exemplos de expressão de propaganda irresgistrável:

LEVE 3 E PAGUE 2 Irregistrável: para assinalar comércio de material de limpeza por se tratar de expressão de uso comum no segmento publicitário, além de exclusivamente descritiva das condições de venda dos produtos.

O MELHOR SAPATO DO BRASIL Irregistrável: para assinalar sapatos por corresponder a expressão exclusivamente descritiva, comparativa e elogiosa da qualidade dos produtos assinalados. Indeferimento pelos incisos VI e VII do art. 124 da LPI.

No caso da combinação de elementos distintivos com aqueles que exercem apenas função de propaganda pode ser registrados como marcas, não se enquadram no impedimento legal descrito pelo inciso VII do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Segundo as citações de exemplo descrito no Manual da Marca:

Melhoral, é melhor e não faz mal O conjunto contenha expressão que exerce exclusiva função de propaganda, também contém o elemento distintivo “Melhoral”, capaz de conferir distintividade ao sinal como um todo.

I CAN´T BELIEVE IT´S YOGURT Registrável para assinalar iogurte. Apesar de a expressão poder ser interpretada como uma exaltação ou recomendação do produto oferecido, sua estrutura pouco usual contribui para que o público consumidor possa reconhecê-la como sinal apto a identificar e distinguir o mesmo produto.

IV. Jurisprudência Relevante

A jurisprudência brasileira, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se debruçado sobre a questão da registrabilidade de slogans que combinam elementos distintivos e não distintivos. 

Um caso emblemático é o julgamento que envolveu a marca "Coca-Cola", onde se discutiu a proteção de elementos que, embora comuns, eram utilizados de forma criativa.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade, provimento ao recurso especial nº 2105557 - RJ (2023/0012128-4), segue a emenda: 

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. THERASKIN HARMONIA NA PELE. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022.Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.3. Segundo a legislação de regência, São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 122 da LPI).4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda.5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2105557 RJ 2023/0012128-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)”

Decisão Final:

A jurisprudência do STJ no caso "Theraskin Harmonia na Pele" é um marco importante na interpretação da Lei de Propriedade Industrial, especialmente no que se refere à combinação de elementos distintivos e publicitários em marcas mistas. A decisão ressalta a importância da análise do conjunto marcário e a necessidade de distinguir entre elementos que conferem distintividade e aqueles que servem apenas como propaganda.

Para empresas que buscam registrar suas marcas, essa decisão oferece um valioso guia sobre como estruturar seus pedidos de registro de forma a garantir a proteção adequada.

Fundamento Jurídico:

A decisão se baseou na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que prevê a possibilidade de registro de marcas que apresentem distintividade, mesmo que contenham elementos que exercem apenas função de propaganda.

V. Implicações Práticas

A combinação de elementos distintivos com elementos de função de propaganda no registro de slogans apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Os titulares de marcas devem:

1 - Criar Slogans Originais:

• Investir na criação de slogans que combinem elementos distintivos com frases que, embora comuns, sejam utilizadas de forma inovadora;
• Realizar Pesquisa de Anterioridade: Antes do registro, é essencial realizar uma pesquisa para verificar a existência de slogans semelhantes, evitando conflitos futuros.

2 - Utilizar o Slogan de Forma Consistente:

• A utilização contínua do slogan em campanhas de marketing reforça sua identidade e evita a descritividade.

VI. Conclusão

A combinação de elementos distintivos com elementos que exercem apenas função de propaganda é um aspecto crucial na análise da registrabilidade de slogans. 

O Manual de Marcas atualizado e a jurisprudência do STJ fornecem diretrizes claras sobre como essa combinação deve ser abordada. 

Por fim, sugere-se a consulta a uma advogada especializada em propriedade intelectual e industrial, para a formalização do pedido de registro e para a elaboração de uma estratégia de defesa da marca, com a finalidade de garantia de proteção.

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Referências

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 maio 1996

BRASIL. Manual de Marca/INPI, publicado na RPI 27 de novembro de 2024.

Jurisprudência do STJ:

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp XXXXX RJ XXXX/XXXXX-4 | Jurisprudência