Marca X Nome Comercial
USO DE MARCA
NOME EM JUNTA COMERCIAL PODE SER REGISTRADO NO INPI
A proteção do nome empresarial, registrado na
Junta Comercial, não impede que outra companhia registre junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) sua marca comercial, já que as formas
de proteção não se confundem. Com base neste entendimento, a 4ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial da ML Produtos
Alimentícios, autorizada a manter o uso da marca "Delícias em
Pedaços". A abstenção de uso foi determinada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, atendendo ao pedido da Oficina do Artesão, dona da marca "Amor
aos Pedaços".
A Oficina do Artesão ajuizou a ação
argumentando ser titular de vários registros para a marca e acusou a ML de
utilizar ilicitamente um sinal distintivo quase idêntico. Em primeira
instância, a 4ª Vara Cível de Jundiaí apontou a prescrição da reparação de
danos e negou a abstenção do uso da marca, entendendo distinção das expressões
utilizadas pelas duas companhias, sem qualquer confusão. No entanto, o TJ-SP
reformou parcialmente a sentença, proibindo a ML de usar a marca "Delícias
em Pedaços" por suposta prática de parasitismo.
Segundo os desembargadores, o parasitismo
existe porque as duas empresas atuam no mesmo setor e os termos “delícias” e
“amor” remetem a sensações prazerosas obtidas quando o cidadão come um doce. A
ML alegou, no REsp, ser titular de três registros corretamente concedidos e
válidos para a "Delícia em Pedaços", um deles anterior à
improcedência do pedido. Além disso, segundo a empresa, não é possível apontar
a abstenção do uso de expressão que foi alvo de registro de marca feito de
forma válida e regular. Relator do caso, o ministro Luis Felipe Salomão citou
as diferentes formas de proteção de nome empresarial e marca comercial.
No primeiro caso, segundo ele, a proteção é
restrita à unidade federativa de competência da Junta Comercial. A ampliação
para todo o Brasil depende, continuou ele, de pedido complementar de
arquivamento às demais Juntas Comerciais. De acordo com o ministro, a proteção
à marca é adquirida com registro expedido pelo Inpi, que dá ao titular direito
de uso exclusivo em todo o país. Assim, o fato de a Oficina do Artesão ter
adotado o nome "Amor aos Pedaços" perante a Junta Comercial de São
Paulo em 1981 não impede que a ML registre a marca "Delícias em Pedaços"
junto ao INPI em 1999, como de fato ocorreu, segundo ele.
Além disso, o Judiciário invadiria o mérito
administrativo e ofenderia o princípio da separação de poderes em caso de
ingerência sobre a competência do Inpi para decidir se uma marca é notoriamente
reconhecida, afirmou Salomão. Para ele, o TJ-SP ultrapassou sua competência ao
extrapolar a discussão sobre concorrência desleal e determinar a abstenção do
uso da marca registrada pelo titular. Com informações da Assessoria de Imprensa
do STJ.
Recurso Especial 1.189.022
Revista Consultor
Jurídico, 6 de março de 2014, 16h47
